2024重要美國專利判決回顧

作者:楊芝青合夥律師

Kove IO, Inc. v. Amazon Web Services, Inc. (N.D. Ill. No. 1-18-cv-08175),5.25 億美金

Kove IO,一間在本判決出爐前名不見經傳的公司,向美國伊利諾伊北區聯邦地區法院起訴亞馬遜網路服務(AWS)侵犯其三項專利(7,814,170、7,233,978 及 7,103,640 專利)。依照其起訴狀,這些專利的發明人很早就預見雲端應用服務時代的到來,而傳統伺服器將無法有效做資料定位,他們提出用雜湊值指稱位置訊息的創新做法,而這樣做大幅提升資料搜尋的效率,即使是被修改或移動的文件都可以快速找到,讓雲端服務可以規模擴張。

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AWS 則反訴主張這些專利無效且不可執行。在進入陪審團審理之前,法院需要依照雙方的主張進行審前裁決為法律問題做決定,而把事實認定的問題留給陪審團。法院同意依照 AWS 的請求,將專利範圍限定為"location servers"必須採用非層級式(non-hierarchical)架構,但認為究竟 AWS 的產品是否採用非層級式架構存在事實爭議應留給陪審團裁決,且拒絕依照 AWS 的請求排除故意侵權及加重損害賠償;對於Kove的請求,法院同意其專利有適格性,且並未有衡平禁反言(equitable estoppel)和權利放棄(waiver),但駁回 Kove 關於不公平行為(inequitable conduct)抗辯的請求。

在現行美國專利法下,因為抽象想法不具備可專利性(專利適格),軟體專利比一般專利不容易申請通過及執行。然而本案中,法官裁定:數據分類儲存固然為抽象想法,但三項專利之說明書敘明發明技術與先前系統的不同之處、如何改進等,且權利請求項更著重於電腦功能的具體改進,也描述了伺服器在網路架構中的具體用途。

在上述法律框架之下,陪審團認定專利有效、AWS 構成侵權,且 AWS 雖然並非蓄意侵權,仍須對 Kove 支付 5.25 億美金的損害賠償。

Netlist, Inc. v. Micron Technology, Inc., Et Al. (美光) (E.D. Tx. No. 2:22-CV-00294), 4.45 億美金

記憶體大廠美光科技 4 月在一起重大專利訴訟中,遭德州東區聯邦地區法院陪審團做出裁決,認定美光侵犯了原告 Netlist 的兩項關鍵記憶體技術專利,即編號第 7,619,912 號和第 11,093,417 號,需支付高達 4.45 億美元的巨額賠償。

法院在審前裁決中,裁定准許 Netlist 之簡易判決動議,認定相關專利並非標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)。其理由是,美光聲稱這些系爭專利是標準必要專利,為 Netlist 否認,而美光未能提供充分證據證明任一方的專家進行了支持此類主張所需的分析。因此,法院認定這些系爭專利不是標準必要專利。

此外,法院駁回美光不侵權的簡易判決動議。法院認為在在雙列記憶體模組中的 RCD 是否能以編碼四重 CS 模式運作,是事實問題,應交由陪審團審認;此外,法院也認為 Netlist 依據 JEDEC 標準的侵權解讀在法律上並非不當。

最後,雙方關於訴訟前損害賠償的簡易判決動議部分獲准,部分駁回。法院認為,在 2021 年 4 月 28 日之前,Netlist 未就 ‘912 專利的侵權向美光提供通知,這一事實沒有真正爭議。關於 Netlist 在 2021 年 4 月 28 日發出的警告函是否因為提及 ‘417 專利家族的"延續案"而構成對 Micron 之通知,仍存在事實爭議。因此,法院認定 2021 年 4 月 28 日是 ‘912 專利和 ‘417 專利訴訟前侵權通知的最早日期。最早侵權日期攸關損害賠償得計算之期間,對兩造是兵家必爭之地。

在上述審理框架之下,陪審團認定美光侵犯了編號第 ‘912 號和第 ‘417 號兩項專利,應為前者支付 4.25 億美元,並為後者支付 2000 萬美元,總計高達 4.45 億美元的賠償金額,無疑是一個重大的財務打擊。